MARKA HUKUKUNDA TAZMİNAT SORUMLULUĞU HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 21.04.2020

I. Giriş

Marka hukukunda tazminata sebep olan ve marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.29’da örnek olarak sayılmıştır. Marka hakkına tecavüz teşkil eden bu fiilleri gerçekleştirenler aleyhine marka hakkı sahibi tarafından maddi ve manevi tazminat davaları ile ayrıca itibar tazminatına ilişkin dava açılabilecektir. Marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerden kaynaklı oluşan zarardan dolayı, SMK m. 149/1/ç bendi gereğince marka hakkı sahibine maddi ve manevi zararın tazminini talep etme hakkı verilmiştir. SMK m. 149/1/ç bendi, “Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.” şeklinde düzenlenmiştir. Marka hakkı sahibi SMK m.150-151 çerçevesinde, marka hakkına tecavüzden dolayı zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davaları ile itibar tazminatı için dava açabileceği gibi yoksun kalacağı kazanç için de dava açabilecektir.

Marka hukukunda yer alan tazminat sorumluluğu esas itibariyle Borçlar Hukuku anlamında bir haksız fiil sorumluluğudur[1]. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.49’da yer alan düzenlemeye göre, kusurlu ve hukuka aykırı olan bir eylem ile başkasına zarar veren kişinin bu zararı gidermesi gerekmektedir. TBK’da yer alan haksız fiil sorumluluğunun oluşabilmesi için; ortada hukuka aykırı bir fiilin bulunması, bu fiil nedeniyle bir zararın ortaya çıkması, fiil ile zarar arasın nedensellik bağının bulunması ve fiili yapanın kusurlu olması gerekmektedir. Ayrıca ortaya çıkan zararın ve zarara sebebiyet verenin kusurlu olduğunun ispatı, zarara uğradığını iddia eden dolayısıyla tazminat talebinde bulunan kişiye aittir. Marka hakkına tecavüz fiilinden kaynaklı tazminat davalarında da yine bu koşullar gereklidir.

II. Maddi Tazminat Davası

Marka hakkı sahibinin, markaya tecavüz sebebiyle uğradığı maddi zararın, fiili zarar ve yoksun kalınan kazancı kapsadığı SMK m.151/1’de açıkça düzenlenmiştir. Marka hukukunda tazminatın ortaya çıkması için, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi gerekir. Marka hakkına tecavüz fiilinin özünde haksız fiil sorumluluğu bulunduğu için, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 49 vd. uyarınca tazminat davalarının açılabilmesinde genel kural, hukuka aykırılık unsurunun yanında, kusur, zarar ve illiyet bağının bulunmasıdır[2].

Fiili zarar marka hakkı sahibinin malvarlığında meydana gelen net azalmadır. Fiili zarar hali aktiflerin azalması şeklinde olabileceği gibi pasiflerin artması şeklinde de meydana gelebilir. Fiili zarar hali dışında kalan yoksun kalınan karın hesaplanmasında marka hakkına sahip kişiye 3 farklı seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekler, SMK m.151/2’de düzenlenmiş olup “a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, b) Marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç, c) Marka hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli” seçenekleridir.

Kanun ile davacıya tanınmış olan seçimlik haklardan yalnızca bir tanesi talep edilebilir. Davacı birden fazla seçeneği aynı anda talep edemeyecektir. Davacı, seçimlik haklardan birini talep ettikten sonra dava devam ederken seçimlik hakkını ancak ıslah ile veya karşı tarafın rızası ile değiştirebilecektir. Yargıtay uygulamasında da eğer karşı tarafın rızası yok ise tercih değişikliğinin ancak ıslah ile yapılacağı belirtilmektedir[3].

Yoksun kalınan kazanç hesaplamasında kanunda sayılı hususlar dikkate alınarak tazminat miktarı ortaya çıkarılacaktır. SMK m.151/3, “Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.” şeklindeki düzenleme ile her olayda, sayılan bu etkenlerin hangilerinin ne oranda gerçekleştiğinin dikkate alınmasıyla tazminat miktarının ortaya çıkacağını ortaya koymaktadır. Kanunda sayılan bu etkenler marka hakkına tecavüz eylemi neticesinde, marka hakkı sahibinin ne kadar zarara uğradığını veya mütecavizin net karının ortaya çıkarılmasını sağlayan etkenlerdir. Kanun koyucu tazminat hesaplamasının belli bir çerçeve içerisinde yapılmasını sağlayarak keyfi hesaplamaların önüne geçmiş ve hesaplama yapacak kişilere bir yol haritası belirlemiştir.

SMK m. 151/4’te, “Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir.” denilmektedir. Bu madde ile tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edeceği gelir veya marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç seçeneklerinden birisini seçen marka hakkı sahibi; mahkemenin, ürüne karşı talebin oluşmasında markanın doğrudan etkileyici ve belirleyici olduğu kanaatine varması halinde çıkan tazminat miktarına ekleme yapabilmesi sağlanmıştır. Bu hükmün uygulanabilmesi için önemli olan husus marka hakkına tecavüze sebep olan ürünün müşterilerce talep edilmesinin marka sayesinde olmasıdır. Bu hükümle markanın bilinirliği sayesinde kendini sattırmasından dolayı marka hakkı sahibine çıkacak tazminata ekleme yapılabilmektedir.

Uygulamada aynı eylem ile hem marka hakkına hem tescilli tasarım hakkına hem de genel hükümlerde yer alan haksız rekabete dayanarak tazminat talebinde bulunan durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda mütecaviz hem SMK’ya göre tazminata hükmedilmesi hem de Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tazminata hükmedilmesi ile ayrı ayrı iki tazminat ödemesi ile karşı karşıya kalabilecektir. Öğretide savunulan bir görüşe göre iki ayrı tazminatın talep edildiği böyle bir durumda her iki hak konusunun birbirinden ayrı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve her iki hak açısından ayrı ayrı zararın söz konusu olup olmamasına göre bir değerlendirme yapılmalıdır. Diğer bir görüş ise, bu durumda hakların yarışmasının söz konusu olduğunu, tecavüz iddiasına konu ürün ve eylemin tek olması halinde tek bir tazminata hükmedilmesinin daha uygun olduğunu belirtmektedir. Yarışan hakların hangisine göre tazminat hesaplaması yapılacağına davacının tercihine göre belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır[4].

Kanunda marka hakkı sahibine, tecavüz sebebiyle açacağı tazminat davasından önce delil tespiti yaptırma ve mütecavizden zararının tespiti için belge isteme hakkı tanınmıştır. SMK m.150/3, “Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu düzenleme ile marka sahibinin tazminat davasında SMK m.151’e göre talep edeceği seçimlik haklardan hangisini talep etmesi gerektiğini kolayca belirleyebilmesini sağlamıştır. Böylelikle marka hakkı sahibi açacağı tazminat davasından önce yaptıracağı delil tespiti ve mütecavizden alacağı belgeler ile zararını tam olarak tespit edebilecektir. Davadan önce yapılan bu tespit ile marka hakkı sahibi yoksun kaldığı kar hesaplamasında kanunun tanıdığı seçenek haklardan hangisi kendisine en uygun ise onu seçecektir. Maddede yer alan ‘zarar miktarının belirlenmesi için’ tabiri, davalıdan ibrazı istenebilecek ticari belgeleri için bir sınır belirlemektedir. Buna göre davalıdan sadece zararın belirlenmesine elverişli ve buna yetecek olan belgelerin ibrazı istenecek, zarar tespiti ile ilgisi olmayan belgeler istenemeyecek ve mahkemece incelemeye tabi tutulmayacaktır[5].

III. Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat, zarara uğrayan marka hakkı sahibinin tecavüz eylemi nedeniyle çektiği manevi ıstırabını bir nebze olsun dindirmek ve ruhsal tahribatını düzeltmek için bir araçtır. Manevi tazminat miktarının belirleyicisi hakimdir. Manevi tazminat tutarında hakimi yönlendirecek bir kanun maddesi bulunmadığı gibi bilirkişi raporunda manevi tazminat hesaplaması yapamaz. Manevi tazminat hesaplaması için hakim her olayın özelliğine göre bir değerlendirme yaparak karar verecektir. Takdir edilecek manevi tazminat tutarı zarara uğrayanın manevi acılarını dindirecek miktarda olmalıdır. Zarar gören açısından zenginleşme teşkil edecek düzeyde olmamalıdır.

Manevi tazminat davası maddi tazminat davası ile açılabileceği gibi ayrı bir dava konusu olarak tek başına da açılabilir. Ancak uygulamada genel olarak maddi tazminat davası ile aynı anda açılmaktadır. Manevi tazminat davası maddi tazminattan tamamen ayrı olup mahkemece maddi tazminata hükmedilen hallerde manevi tazminat talebi reddedilebilir. Manevi tazminat davası maddi tazminat talebine bağlı olmadığından her olayın özelliğine göre mahkemece takdir edilebilir veyahut reddedilebilir. Yine uygulamada manevi tazminat davası maddi tazminat tutarından daha düşük veya eşit olarak takdir edilmektedir. Ancak manevi tazminat davasının maddi tazminattan yüksek tutarda belirlenmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır.

IV. İtibar Tazminatı

İtibar tazminatı SMK’da düzenlenmiş olup, hem maddi tazminat hem de manevi tazminat özellikleri taşıyan bir tazminattır. İtibar tazminatında fiili bir zarar bulunmadığı gibi yoksun kalınan kar da bulunmaz. Burada marka sahibinin uzun yıllar boyunca verdiği emek, ticari itibar ve tüketiciler nezdindeki kalite ve güven imajının zarara uğraması söz konusudur.

Ticari itibar tazminatı SMK m.150/2’de düzenlenmiştir: “Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.”

Ticari itibara örnek olarak; genellikle taklit ürünlerin piyasaya sürülmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin kalitesine güvendiği ve bildiği bir markaya ait ürünü aldığını sanarak taklit bir ürün kullanması ve bunun sonucunda memnun kalmaması üzerine markaya olan güveninin azalması hali gösterilebilir. Burada marka değeri ve imajı erozyona uğramaktadır. Fiili bir zarar ve yoksun kalınan kar olmadığı halde marka sahibi bazı hallerde maddi bazı hallerde de manevi olarak zarara uğramaktadır. Kanun koyucu özel bir düzenleme ile bu tip zararların itibar tazminatı adı altında mütecavizden istenerek marka hukukunda tam bir hukuki koruma sağlamıştır.

V. Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

1. Görevli Mahkeme

Marka hukuku kapsamında açılacak tazminat davalarında hangi mahkemenin görevli ve yetkili olduğu hususu, SMK m.156’da düzenlenmiştir. SMK m.156/1’e göre görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’dir. Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde görevli mahkeme, o yer Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

2. Yetkili Mahkeme

Marka hakkı sahibinin üçüncü kişiler aleyhine dava açacağı hallerde, yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir. Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

VI. Sonuç ve Değerlendirme

Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahipleri uğramış olduğu maddi, manevi zararları ile itibar kayıpları için tazminat davası açabilecektir. Marka hakkının ihlalinden doğan tazminat davaları özü itibariyle, haksız fiil tazminatı ile aynıdır. Marka hukukunda açılan tazminat davaları, genel hükümlerde düzenlenen haksız fiil tazminatının özel bir çeşidini oluşturmaktadır. Özellikle tanınmış markaların ihlal edildiği durumlarda ciddi tazminat tutarları çıkabilmektedir. Bunun dışında bazı hallerde marka hakkı ihlal edilen firmalar taklit ürünler nedeniyle adeta kendi markası ile rekabet etmek durumunda kalmaktadır. İnternetten yapılan satışların artması ile taklit ürün satışları artmıştır. Marka sahiplerinin satışlarının düşmemesi ve çok daha büyük zararlara uğramamaları adına ihlalin söz konusu olduğu durumlarda mütecavizlere karşı tazminat dava yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosu ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.                                    .