MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİ HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 05.05.2020

I. Giriş

Marka hukukunda kötüniyet kavramı, koruma amacına aykırı olarak başkasının markasından haksız olarak yararlanmak olarak tanımlanabilir. Marka hukukunun amacı, tescil edilen markanın korumasını sağlayarak, marka sahibi dışındakilerin markanın haksız olarak kullanmasını engellemektir. Başkasının markasını tescil ettiren kimsenin, tescil talebinde bulunduğu markanın başkası tarafından kullanıldığını veya tescil edilmiş olduğunu bilmesi veyahut bilmesi gerekmesi halinde kötüniyetli tescil söz konusu olacaktır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) altıncı maddesinde marka tescilinde nispi ret nedenleri sayılmıştır. Kötüniyetli tescilin nispi ret nedeni olduğu SMK m.6/9’da “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.” şeklinde açıkça belirtilmiştir. Kötüniyetli tescil bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edildiğinden, kötüniyetli tescil talebi halinde marka başvurusu reddedilecektir. Markanın asıl sahibi bu başvuru neticesinde zarar görmesi halinde başvurana karşı hukuki yollara başvurabilecektir.

II. Kötüniyetli Tescilin Nispi Ret Nedeni Sayılması

Mülga 556 Sayılı KHK m.42’de yer alan hükümsüzlük sebepleri arasında ‘kötüniyetli tescil’ bulunmamaktaydı. Bundan dolayı Yargıtay 2008 yılına kadar kötüniyetli tescil halini bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul etmemekteydi[1]. Uygulamada kötüniyetli tescilin bir hükümsüzlük nedeni olarak kabulü, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin Yargıtay kararına direnmesi üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından bu direnme kararı yerinde görülmüş ve 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E., 2008/507 K. sayılı onama kararı ile onanmıştır[2]. Bu kararla birlikte kötüniyetli tescil, Türk Medeni Kanunu m.2’de, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” şeklinde belirtilen dürüstlük kuralına aykırı olması nedeniyle hükümsüzlük nedeni sayılmıştır.

6769 Sayılı SMK’nın kabulü ile mülga 556 sayılı KHK’dan farklı olarak kötüniyetli tescil başvurusu açıkça nispi ret nedeni sayılarak bir hükümsüzlük nedeni olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple kötüniyetli tescil başvuruları nispi ret nedeni sayıldığından reddedilecektir. Markanın kötüniyetli tescil edilmiş olması halinde ise asıl marka sahibi markanın kötüniyetli tescil sebebiyle terkinini talep edecektir. Asıl marka sahibinin kötüniyetli tescil sebebiyle açacağı hükümsüzlük davası herhangi bir süreye tabi değildir[3].

III. Kötüniyetli Tescil Kavramı

Kötü niyetli tescil, başvuranın hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvuruda bulunması veya tescil ettirmesi olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak kötü niyetli markada esas olan dürüstlük kuralına aykırı şekilde marka tescilinde bulunulmasıdır. Kötü niyetli tescili ilk defa bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul eden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında da başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi halinin kötü niyetin varlığının tespit edilmesinde önemli ilkeler olduğu belirtilmiştir[4].

Ticari dürüstlük kurallarına uymayan, başkasının markasını ele geçirmeye çalışan, başkasının markasından haksız menfaat sağlamaya yönelik olarak yaptırılan her türlü haksız tescil ‘kötüniyetli tescil’ olacaktır. Yargıtay uygulamasında, başvuranın aynı sektörde olduğu tanınmış bir markayı haksız olarak tescil ettirmek istediği hallerde kötüniyet karinesi kabul edilmektedir[5]. Bu durum bir karine teşkil ettiğinden ispat yükü açısından önem arz etmektedir. Bu halde başvuru sahibi tescilin kötüniyetli olmadığını ispat etmek durumunda kalacaktır. Markanın tanınmış olması hali dışındaki durumlarda kötüniyet iddiasında bulunan bu iddiasını ispat etmelidir. Dolayısıyla kötüniyetli tescilin varlığı için tanınmış markasının tescili olmazsa olmaz şart değildir.

Ticari vekil veya temsilcinin marka sahibinden habersiz olarak markayı kendi adına tescil ettiği durumda da kötüniyetli tescil olduğu kabul edilmektedir. Marka sahibinden habersiz olarak kendisine tanınan yetkilerin kötüye kullanıldığı bu hal dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır.

Tanınmış markanın TÜRKPATENT nezdinde marka tescilinin yapılmadığı hallerde, başvuranın sonradan asıl marka sahibine satmak için tescil talep ettiği durumda da kötüniyetli tescil bulunmaktadır. Yine yabancı bir markanın ileride Türkiye pazarına girebileceğini düşünerek satış amacıyla tescil ettirilerek stoklanması halinde de kötüniyetli tescil oluşmaktadır. Önceki markanın varlığının başvuruda bulunan tarafından bilindiği her halde kötüniyetten söz edilemez. Kötüniyet kavramı her olayın somut özelliğine göre incelenerek bir karar verilmelidir.

Kötüniyetli olarak tescil edilen bir markanın iyiniyetli üçüncü kişiye devredilmesi halinde devralan kişinin iyiniyetinin korunup korunmayacağı önem arz etmektedir. Yargıtay bu durumlarda, kötüniyetli tescil edilen markanın iyiniyetli olarak devredilmesi halinde dahi devralanın iyiniyetli olmasını sonuca etkili görmeyerek, markanın kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir[6].

IV. Sonuç ve Değerlendirme

6769 Sayılı SMK’dan önce Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile kötüniyetli tescil TMK m.2’ye dayanılarak bir hükümsüzlük nedeni sayılmaktaydı. 6769 Sayılı SMK ile bu durum açıkça kanunda düzenlenmiştir. SMK m. 6/9’da kötüniyetli tescilin nispi ret nedeni olarak sayılmıştır. Kötüniyetli olarak yapılacak bir tescil başvurusu nispi ret nedeni olması sebebiyle reddedilecektir. Kötüniyetli olarak tescili bir şekilde yapılmış olan hallerde ise marka sahibi kötüniyetli tescil sebebiyle markanın sicilden terkini için hükümsüzlük davası açabilecektir. Başvuru sahibinin markanın önceden kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde kötüniyetli tescil söz konusu olmaktadır. Marka tescil talebinde bulunmak isteyenlerin hukuki olarak sıkıntı yaşamamaları açısından özellikle tanınmış markalara dikkat etmeleri ve basiretli bir tacir gibi davranarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosu ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.                                    .